Anspruchsauslegung in EPA-Verfahren

Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zur Anspruchsauslegung ist seit einigen Jahren uneinheitlich: Einige Kammern haben den Standpunkt vertreten, dass die Ansprüche bei der Beurteilung der Patentierbarkeit grundsätzlich im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen sind. Andere Kammern haben hingegen den Standpunkt vertreten, dass in Verfahren vor dem EPA-Verfahren die Beschreibung und die Zeichnungen nur in bestimmten Fällen für die Anspruchsauslegung zu berücksichtigen sind, nämlich wenn der Anspruchswortlaut unklar oder mehrdeutig ist.

Die aktuelle Beschwerdekammerentscheidung T 0439/22 hat diese Angelegenheit der Großen Beschwerdekammer vorgelegt. Die Vorlagefragen lauten wie folgt:

1. Ist Artikel 69 (1), 2.Satz EPÜ und Artikel 1 des Protokolls über die Auslegung von Artikel 69 EPÜ bei der Auslegung von Patentansprüchen anzuwenden, wenn die Patentierbarkeit einer Erfindung gemäß Artikel 52 bis 57 EPÜ beurteilt wird?

2. Dürfen die Beschreibung und die Figuren bei der Auslegung der Ansprüche herangezogen werden, um die Patentierbarkeit zu beurteilen, und wenn ja, darf dies generell geschehen oder nur dann, wenn der Fachmann einen Anspruch für unklar oder mehrdeutig hält, wenn er ihn isoliert liest?

3. Kann eine Definition oder eine ähnliche Information zu einem in den Ansprüchen verwendeten Begriff, die ausdrücklich in der Beschreibung enthalten ist, bei der Auslegung der Ansprüche zur Beurteilung der Patentierbarkeit außer Acht gelassen werden, und wenn ja, unter welchen Bedingungen?

Diese Fragen betreffen auch viele anhängige Verfahren.

Der Präsident des EPA hat entschieden, dass die Verfahren vor den Prüfungs- und Einspruchsabteilungen fortgesetzt werden sollen(Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. Juli 2024). Dies soll im Interesse des reibungslosen Funktionierens des EPA und der Rechtssicherheit geschehen.

BGH „Variationsnut“ – Anspruchsauslegung

In seiner Entscheidung X ZR 12/22 vom 12. März 2024 – Variationsnut entschied der deutsche Bundesgerichtshof, dass ein „Begriff, der in zwei Merkmalen eines Patentanspruchs verwendet wird, … unterschiedlich auszulegen sein [kann], wenn sich dies aus der Funktion der beiden Merkmale ergibt.“

Diese Entscheidung veranschaulicht die Bedeutung technischer Überlegungen im deutschen Patentgerichtssystem: Die Gerichte bemühen sich, den Sinn der beanspruchten Erfindung in technisch sinnvoller Weise zu erfassen, selbst wenn der Anspruchswortlaut nicht perfekt sein mag.

Anspruchsauslegung am EPG

In der Entscheidung UPC_CFI_292/2023 der Lokalkammer (Local Division = LD) München vom 20.12.2023 wies die LD einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Maßnahme zurück. Nach dem ersten Leitsatz der Entscheidung können während des Erteilungsverfahrens vorgenommene Anspruchsänderungen zur Anspruchsauslegung herangezogen werden. In dem entschiedenen Fall vertrat die LD München die Auffassung, dass eine während des Verfahrens vorgenommene Anspruchsänderung ein ursprüngliches Anspruchsmerkmal genauer definiert und daher enger auszulegen ist als von der Antragstellerin vorgetragen.

In einem auf LinkedIn veröffentlichten Artikel merkte ein deutscher Patentanwaltskollege an, dass er im ersten Leitsatz dieser Entscheidung einen Paradigmenwechsel im Vergleich zur bisherigen nationalen deutschen Praxis der Anspruchsauslegung sieht. Diese Auffassung teile ich nicht. Während sich deutsche Gerichte traditionell nicht auf File History Estoppel gestützt haben, haben mehrere aktuellere Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGH) – wie BGH, Urteil vom 14.06.2016 – X ZR 29/15 – Pemetrexed und BGH Urteil vom 10.05.2011 – X ZR 16/09 – Okklusionsvorrichtung – bereits erläutert, dass während des Erteilungsverfahrens vorgenommene Anspruchsänderungen ein nützliches Instrument für die Auslegung sein können. Die Entscheidung der LD München scheint im Einklang mit dieser nationalen deutschen Rechtsprechung zu stehen (die für sich genommen allerdings eine Praxisänderung in Richtung der nationalen Praxis anderer EPÜ-Vertragsstaaten darstellt, die die Grundsätze des File History Estoppels anwenden).

Anspruchsauslegung im DE-Nichtigkeitsverfahren

Eine aktuelle Entscheidung des Bundespatentgerichts, 2 Ni 30/21 (EP), die eines der Patente von Signify (LED-Technologie) betrifft, illustriert interessante Aspekte der Anspruchsauslegung im DE-Nichtigkeitsverfahren. Die Patentinhaberin wollte ein Anspruchsmerkmal („eingeklammert“) weit gefasst wissen (was in Nichtigkeitsverfahren unüblich ist). Das deutsche Bundespatentgericht hat das fragliche Merkmal sehr viel enger ausgelegt. Das Bundespatentgericht entschied, das Patent auf der Basis eines (signifikant eingeschränkten) unabhängigen Anspruchs eines Hilfsantrags beschränkt aufrechtzuerhalten.

Aufgrund der engen Auslegung des Merkmals „clipped in“ war das Bundespatentgericht der Ansicht, dass dieses Merkmal in einigen Dokumenten des Standes der Technik nicht offenbart sei (siehe z. B. Abschnitte II.7.5, 7.6, 7.7 und 7.8 der Entscheidungsgründe der genannten Entscheidung 2 Ni 30/21 (EP)).

Dieser Fall zeigt, dass das Bundespatentgericht den Ansprüchen eine viel engere Bedeutung beimessen kann als von der Patentinhaberin vorgeschlagen. Die LED-Technologie betreffenden Patente von Signify geben somit – wohl auch aufgrund der Lizenzierungsbemühungen von Signify – weiterhin Anlass zu interessanter Rechtsprechung (ein bekanntes Beispiel ist das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 20. Dezember 2018 – X ZR 56/17 – Schaltungsanordnung III ).